SUMÁRIO:
I–Pode registar-se uma marca com indicação de carácter geográfico, desde que não resulte para o público em geral a convicção de que o produto tem essa origem.—II – Ipanema, enquanto localidade, não é conhecida como produtora de café.—III – Mas as sua inclusão numa marca de café pode induzir em erro o público, através duma associação entre essa marca e o café produzido no Brasil.

M.L.C.S.T.L.


Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.

“Vendexpor — Comércio Internacional, Lda” interpôs recurso do despacho do Senhor Director de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que recusou parcialmente o registo da marca nacional n.° 355.383 “IPANEMA D’OURO” para “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café”.

Alegou, em síntese, não existir risco de engano quanto à proveniência geográfica dos produtos a assinalar pela marca, uma vez que a expressão “Ipanema” é exclusivamente associada à famosa praia de Ipanema (Rio de Janeiro, no Brasil) e seu ambiente, pois que nem Ipanema nem o Rio de Janeiro são conhecidos por produzir ou comercializar café.

Mais alega que a expressão D’OURO é usada em termos manifestamente fantasiosos, assim resultando a totalidade da expressão.

E terminou, pedindo a revogação do despacho recorrido e a concessão total do registo requerido.
Por sentença de 16.02.04 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despacho recorrido (o qual, como se disse, recusou parcialmente o registo da marca nacional n.° 355.383 “IPANEMA D’OURO”), negando-se assim protecção jurídica à referida marca em Portugal para assinalar “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café” da classe 30.ª.

Dela recorreu a requerente, formulando as seguintes conclusões:

1) A marca “IPANEMA D’OURO” é nitidamente uma marca de fantasia, não apenas porque é composta por uma expressão que não é de uso corrente ou normal, mas também porque a palavra “IPANEMA” não é usada com um significado geográfico, o que é acentuado pela sua associação à metáfora “D’OURO”.

2) Na verdade, “IPANEMA”, praia da cidade Rio de Janeiro (imortalizada pela conhecida música “Garota de Ipanema”), pelas suas características geográficas (praia situada numa cidade), não corresponde, nem é conhecida pelo grande público consumidor como um local de produção ou fabrico de café ou sucedâneos de café.

3) Para a maioria da doutrina (nomeadamente, M. Couto Gonçalves e Alberto Ribeiro de Almeida, respectivamente in “Direito de Marcas” e “Denominação de Origem e de Marca”), a inclusão de um nome geográfico numa marca não é susceptível de enganar ou falsear o público consumidor quanto — proveniência geográfica dos produtos a que a marca se destina, quando for efectuada “com um significado não geográfico, duma forma manifestamente fantasiosa”.

4) Segundo a jurisprudência dominante (patente por exemplo, no Acórdão do S.T.J., de 20/02/1970, publicado no B.M.J., n.° 194, pág. 261 e no Acórdão do S.T.J. de 30/ 01/1985, publicado no B.M.J. n.° 343, pág. 347), um nome geográfico constitui falsa indicação da proveniência geográfica dos produtos a que se destina, “quando existe uma conexão valorativa entre o produto em causa e a localidade ou região cujo nome consta na marca”.

5) Para esse efeito, “não basta que a marca seja constituída por uma designação geográfica”, é indispensável que o consumidor médio do produto assinalado por uma marca “seja levado a supor que este é realmente proveniente do local indicado” e que “a localidade ou região em causa seja conhecida no público consumidor pela produção ou fabrico de mercadorias idênticas ou semelhantes àquelas que a marca designa”.

6) Para determinar se entre os produtos em causa e a localidade ou região cujo nome consta na marca existe uma conexão valorativa, é essencial que a mesma se centre nessa localidade ou região e não se estenda ao país onde as mesmas se inserem, como foi efectuado pela douta sentença proferida, sob pena de tal análise não ser rigorosa.

7) Dado que “IPANEMA” não corresponde a um local de produção ou fabrico de café ou sucedâneos de café, nem é conhecido como tal pelo consumidor médio destes produtos, não existe qualquer conexão valorativa entre “IPANEMA” e “café, sucedâneos de café ou bebidas à base de café”.

8) Em consequência, a marca “IPANEMA D’OURO” não falseia, nem é susceptível de induzir o público consumidor quanto à proveniência geográfica dos produtos a que se destina, permanecendo incólume o princípio da verdade da marca.

9) Face ao exposto, a douta sentença recorrida, ao negar provimento ao recurso e, ao manter o despacho recorrido que negou o registo da marca “IPANEMA D’OURO” no tocante a “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café”, apreendeu incorrectamente o princípio da verdade, da livre composição das marcas e o artigo 189.°, n.° 1, alínea i) do Código da Propriedade Industrial.
Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.

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O Direito:

Tendo em consideração o preceituado nos artigos 684.°, n.° 3 e 690, n.° 1 do CPC e as posições assumidas pelo INPI e pela recorrente (e a decisão apelada) está em causa averiguar se a marca da recorrente (IPANEMA D’OURO) constitui falsa indicação de proveniência, susceptível de induzir em erro o público consumidor.

I — Não obstante a entrada em vigor em 01/07/03 do novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto Lei

n.° 36/03, de 05/03, é aplicável o Código da Propriedade Industrial (CPI) aprovado pelo DL 16/95, de 24.01, atento o disposto no art. 10.° daquele primeiro diploma legal.

Como é sabido, a marca tem uma função distintiva, a qual se afere em relação ao produto a que se destina e em relação às marcas já existentes (art. 165.° do CPI).

Ou, como ensina o professor Ferrer Correia (“Lições de Direito Comercial”, Vol. I, pág. 323): “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes”.

É ainda função da marca identificar a proveniência de um produto ou serviço(1). E daí que se as marcas forem constituídas com indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos, ou sobre a sua proveniência, essas indicações devam ser verídicas.

Estabelece o art. 189.° n.° 1, al. m) do Código da Propriedade Industrial: “Será recusado o registo das marcas (…) que, em todos ou alguns dos seus elementos contenham “sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina”.

Em sentido semelhante estabelecia o artigo 93.°, n.os 10 e 11 do código de 1940 e agora o artigo 239.°, al. l) do código aprovado pelo DL 36/03. Na verdade, também o n.° 11 do art. 93.° do CPCI de 1940 recusava o registo de marca que contivesse falsa indicação de proveniência, quer do país, região ou localidade, quer de fábrica, propriedade, oficina ou estabelecimento.

Podem apontar-se três diferenças entre o CPC de 1940, por um lado, e os de 1995 e 2003, por outro:

a) o que constava dos números 10 e 11 do artigo 93.° consta agora das alíneas l) do art. 189.° (1995) e l) do artigo 239.° (2003).

b) naquele fazia-se uma enumeração taxativa dos fundamentos que obstavam ao registo das marcas; nestes faz-se uma enumeração exemplificativa, antecedida de uma cláusula geral de proibição: sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o consumidor.

c) foi substituído o conceito de sinal falso pelo conceito de sinal enganador, portanto mais amplo.

A verdade é que, no fundo, as questões que se possam suscitar serão as mesmas.

II — Assim para que o registo de uma marca possa ser recusado com este fundamento é necessário:

1. que contenha a indicação falsa da proveniência do produto a assinalar;

2. que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor.

Defende-se, assim, o referido princípio da verdade, que há que respeitar.
Mas há que relacionar esta disposição legal com os artigos 166.°, n.° 1 al. b) e 188.°, n.° 1 al. b) e n.° 2 do mesmo código.

Com efeito, será recusado o registo das marcas constituídas exclusivamente pelos sinais ou indicações referidas no n.° 1 do artigo 166.° (art. 188.°, n.° 1, b), ou seja, na parte que agora nos interessa, sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar… a proveniência geográfica do produto… (são as marcas descritivas, que a lei rejeita). (2) Todavia, já não deverá ser recusado o registo de uma marca constituída apenas por este sinal se esta tiver adquirido carácter distintivo (art. 188.°, n.° 3). Já não existirá tal proibição se através de alterações gráficas e fonéticas lhes for atribuído um conteúdo original, com capacidade distintiva. E sobretudo se à indicação de proveniência se encontrar associado outro ou outros elementos que lhe confiram essa capacidade distintiva.

Ora, in casu, não vem posto em causa que a marca registanda não tenha eficácia distintiva. E na verdade, a conjugação dos dois vocábulos pelas quais a marca é constituída foi efectuada em termos de fantasia, tendo adquirido carácter distintivo.

Todavia, não basta que a marca tenha este carácter distintivo para que possa ser registada. É que, na parte que aqui está posta em causa, a lei proíbe que a marca seja constituída por sinais contendo falsas indicações. Então a recusa não se deve ao facto de a marca não possuir capacidade distintiva, mas sim por conter falsas indicações de proveniência susceptíveis de induzir em erro o público consumidor.

Portanto, deve ser recusado o registo da marca que contenha sinais susceptíveis de induzir em erro o público consumidor, nomeadamente sobre a proveniência geográfica do(s) produto(s) que se destina a assinalar.

Pretende-se evitar que o consumidor que esteja perante um determinado produto que pensa possuir determinadas qualidades, por ser originário de um determinado país ou região, o compre, em virtude de falsa indicação resultante da marca registada, assim sendo enganado. Visa-se impedir a concorrência desleal, a confusão na origem do produto, princípio da verdade da marca.

Por isso apenas deve ser proibido o registo das marcas que contenham falsas indicações de proveniência que sejam susceptíveis de induzir em erro o público consumidor por fazerem crer que os produtos a que se destinam provém de um determinado país ou região que se tornaram conhecidos pela produção ou comercialização desses mesmos artigos. Se a marca contiver uma falsa indicação da origem dum produto, mas nesse país ou região não for produzido ou comercializado o produto a que a marca se destina, não induzirá em erro o consumidor. Se, por exemplo, for indicada falsa proveniência de um produto de um país pouco conhecido e que seja reconhecido que nesse mesmo país não é produzido esse produto, não se justificaria a recusa do registo da marca apenas com tal fundamento, pois o público consumidor não seria induzido em erro e facilmente se reconheceria que não haveria qualquer relação entre o produto e esse país.

Com efeito, é possível atribuir uma marca para um produto com a indicação de carácter geográfico, desde que não possa resultar para o publico a convicção de que o mesmo tem essa origem, servindo apenas como mero sinal de fantasia (devendo, contudo, verificar-se esta característica). Não haveria então uma falsa indicação de proveniência. O que a lei proíbe é que se conceda o registo de uma marca que contenha sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o consumidor.

Tal como se sustentou no referido acórdão do STJ de 20.02.70, as falsas indicações de proveniência só são relevantes e justificativas da recusa do registo das marcas quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região e não uma simples referência à localidade ou região, que é irrelevante. E que nestes casos a marca é apenas um elemento de fantasia, não afectando, por isso, o consumidor.

Portanto, para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples nome de uma região ou país ou mesmo localidade, é ainda necessário que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor, levando-o a comprar o produto por o julgar com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades.

Não é, pois, suficiente, para justificar a recusa de registo de uma marca, que ela seja constituída por uma designação geográfica, sendo ainda necessário que o consumidor do produto em causa seja levado a supor que este é efectivamente originário do local ou região indicado, quando na verdade isso não acontece. Só neste caso o consumidor pode ser enganado.

III — A sociedade requerente da marca em causa é portuguesa, e Ipanema é um bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, muito conhecida pela famosa praia do mesmo nome.

Isto significa que o público consumidor associa com facilidade Ipanema com o Brasil em geral e com o Rio de Janeiro em particular, exactamente por ser uma praia muito conhecida (se fosse desconhecida nenhuma influência teria no normal consumidor — o “consumidor médio”).

Mas esta região não é associada à produção ou comercialização de café, pelo que, directamente, a marca registanda não seria associada a essa localidade.

Não teria, pois, um significado geográfico, susceptível de conduzir à recusa do registo da marca, por não ser susceptível de induzir em erro o consumidor.

Inicialmente, foi recusado provisoriamente o registo da marca em causa para outros produtos, nomeadamente “leite em pó, bebidas lácteas, cacau, chocolate, chá, açúcar e adoçantes alimentares”. Após a resposta da requerente no processo administrativo concluiu-se no INPI que em relação a estes produtos não deveria ser recusado o registo, uma vez que não existiria nenhuma conexão relevante entre os locais em causa e aqueles bens. No entanto foi entendido que em relação a “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café” as hipóteses de o público pensar que esses produtos seriam provenientes do Brasil é real, visto que este país é reputado no domínio da produção de café. E foi também referido na douta sentença: não temos qualquer dúvida que, para o grande público consumidor, a quem se destinam estes produtos, existe uma relação óbvia entre eles e o país Brasil. Isto porque o Brasil é, efectivamente, um reputado produtor de café a nível mundial, facto conhecido em geral.

Pelo contrário, a recorrente entende que “IPANEMA D’OURO” é nitidamente uma marca de fantasia, não apenas porque é composta por uma expressão que não é de uso corrente ou normal, mas também porque a palavra “IPANEMA” não é usada com um significado geográfico, o que é acentuado pela sua asso-ciação à metáfora “D’OURO”.

Portanto, o que está em causa é saber se a marca registanda (para os produtos referidos) é susceptível de induzir em erro o público quanto à proveniência dos produtos a que se destina (3).

Citando Luís M. Couto Gonçalves in “Direito das Marcas” (4), diz a recorrente que para se determinar se um sinal que inclui na sua composição um nome geográfico é susceptível de falsear ou enganar o consumidor médio, no tocante à origem dos produtos a que se destina, é essencial efectuar a conjugação de dois critérios básicos: “o primeiro consiste em relacionar o sinal solicitado como marca com os produtos ou serviços para as quais se haja apresentado a correspondente solicitação, o segundo consiste em fixar a plataforma subjectiva a partir da qual se deverá apreciar se um sinal é enganoso”.

Quanto a este alega a apelante que a jurisprudência dominante entende que um nome geográfico constitui falsa indicação de proveniência geográfica quando existe uma conexão valorativa entre o produto em causa e a localidade ou região cujo nome consta da marca. Não será, assim, relevante uma mera referência à localidade ou região.

E na verdade, parece-nos que não é suficiente que a marca seja constituída por uma designação geográfica, é necessário ainda que o consumidor seja levado a supor que o produto em causa é realmente proveniente do local em causa. Caso contrário não poderá induzir em erro o consumidor. E para o efeito é necessário que esse local seja associado pelo público à produção ou comer-cialização do bem a que a marca se destina. Ou, como se decidiu no aludido acórdão do STJ de 20.02.70(5) (citado pela recorrente e na douta sentença), “as falsas indicações de proveniência só são relevantes à recusa do registo da marca quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região e não uma mera referencia à localidade que é irrelevante por não haver falsa indicação de proveniência”.

Pode assim registar-se uma marca com indicação de carácter geográfico desde que dela não possa resultar para o público em geral a convicção de que o produto tem essa origem. E tal não sucede quando o público em geral não estabelece uma ligação entre a marca e a região ou localidade.

Ora, como vimos, Ipanema não é conhecida como produtora nem mesmo como tendo qualquer outra relação especial com café ou seus derivados. Por isso, poderá dizer-se que o público não faz qualquer associação entre a marca “IPANEMA D’OURO” e a conhecida praia de Ipanema. E defende a apelante que é necessário que “a localidade ou região em causa seja conhecida no público consumidor pela produção ou fabrico de mercadorias idênticas ou semelhantes àquelas que a marca designa”.

A verdade é que sendo essa praia muito conhecida e sabendo--se que se situa no Rio de Janeiro, logo no Brasil, parece que deverá entender-se que o público faz uma associação entre a marca e o café produzido no Brasil, assim sendo induzido em erro, é que não parece que seja absolutamente necessário que o local ou região sejam conhecidos em si como relacionados com o produto.

Bastará que esse local seja associado, por exemplo, ao país de origem, desde que este seja muito conhecido como produtor do bem em causa, como sucede com o Brasil relativamente ao café.

E, por isso, parece evidente que, se em vez de café, estivesse em causa um produto pouco (ou nada) ligado ao Brasil, nenhum perigo de confusão haveria.

Mas tal não sucederá em relação ao café. Com efeito, se é certo que Ipanema (enquanto localidade) não é conhecida como produtora de café, também não é menos certo que o público em geral não sabe igualmente se está ou não ligada à comercialização desse produto ou tem com ele qualquer relação. O que o público em geral sabe (o “consumidor médio”) é que Ipanema é uma praia muito conhecida e que se situa no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, e que este país é um grande produtor de café. Daí que facilmente possa ser induzido em erro no sentido de que o café é originário do Brasil.

Tudo se passa, pois, como se Ipanema fosse uma região onde se produz e/ou comercializa café. E há que respeitar os direitos do consumidor (Lei 24/96, de 31.07). O facto de se tratar de uma marca de fantasia não significa que não possa ser recusado o seu registo com o fundamento a que vimos fazendo referência.

Uma coisa é poder registar-se uma marca nestas condições para a generalidade dos produtos e outra, bem diferente, sê-lo para produtos determinados. E tanto é assim que para alguns produtos da requerente foi concedido o registo da marca em causa. Este seria permitido pelo artigo 188.°, n.° 3 (por ter carácter distintivo) mas recusada pelo art. 189.°, al. l) (por não respeitar o princípio da verdade).

Temos, assim, um sinal requerido por uma empresa portuguesa para assinalar, entre outros, café, sucedâneos de café e bebidas à base de café, cuja composição remete para uma proveniência brasileira. E assim sendo, para o público consumidor, a quem os produtos se destinam, existe uma forte relação entre eles e o Brasil, uma vez que este país é, efectivamente, um reputado produtor de café a nível mundial, facto conhecido pela generalidade das pessoas.

E a lei é clara no sentido de que basta que os sinais “sejam susceptíveis” de induzir em erro o público. Contenta-se, pois, a lei com a possibilidade ou susceptibilidade de o público consumidor ser induzido em erro, não exigindo o engano efectivo. Basta a possibilidade de indução em erro do consumidor, que, no caso sub judice é muito diversificado.

Pelo exposto acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela apelante.

Lisboa, 29 de Junho de 2004.

(*) Colectânea de Jurisprudência, ano XXIX, 2004, tomo IV, pág. 66.

1 — O Acórdão em anotação constitui importante decisão(1) sobre a muito discutida questão dos limites de utilização de desi-gnações geográficas na composição das marcas(2).

Como é sabido, para que um sinal possa servir como marca, é necessário que tenha capacidade distintiva, isto é, seja idóneo para distinguir a origem empresarial dos produtos ou serviços a que se destina.

Uma realidade desprovida de capacidade distintiva, isto é, insusceptível de ser apreendida pelo público como indicação da origem empresarial do produto ou serviço, não pode, por natureza, servir como marca.

A indicação da proveniência do produto ou do serviço é uma designação meramente descritiva que, como tal, é insusceptível de constituir uma marca.

Por isso, não servem como marcas os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço.

É o que estabelece o actual artigo 223.°, n.° 1, alínea c), do CPI e já estabelecia o artigo 166.°, alínea b), do CPI de 1995, em sintonia com o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Directiva de Harmonização de Marcas.

Pode, no entanto, uma designação geográfica encontrar-se associada a outros elementos, dispondo assim da devida capacidade distintiva, podendo assim integrar uma marca(3).
Há, porém, que respeitar o principio da verdade(4).

Desta sorte, não podem fazer parte das marcas os sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público sobre a prove-niência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina, como determina o artigo 239.°, alínea l), do actual CPI e determinava o artigo 189.°, n.°1, alínea l), do CPI de 1995.

E constituem acto de concorrência desleal as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, seja qual for o modo adoptado, no termos do artigo 317.°, alínea e), do actual CPI e do artigo 260.°, alínea f), do CPI de 1995.

Para que uma indicação de proveniência seja relevante para recusa de registo de marca (isto é, seja considerada falsa), tem de ter um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região(5). Desta sorte, uma designação geográfica pode ser validamente adoptada como marca ou em conjunto com outros elementos ou, quando isoladamente considerada, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar referência à proveniência ou qualidade do produto ou serviço(6).

Se implicar semelhante referência, a designação geográfica não poderá ser adoptada como marca, como decidiu, e bem, o douto Acórdão em anotação.


2 — Os limites estabelecidos por lei à utilização de designações geográficas na composição das marcas representam uma das vertentes em que se reflecte a tutela de tais designações, questão que tem sido objecto de amplo debate.

A possibilidade de identificar produtos ou serviços prove-nientes de determinada região através do uso do nome dessa mesma região pode representar instrumento de concorrência para quem os produz ou fornece.

Se uma região goza de boa “imagem de marca”, a associação que lhe seja feita de produtos e serviços acaba por beneficiar estes dessa “Imagem de marca”.

A imagem de solidez de que gozam os produtos alemães, ou a imagem de bom gosto de que gozam os produtos italianos, leva a que a referência à respectiva origem geográfica é susceptível de representar vantagem competitiva.

Especial relação entre um produto e uma área geográfica delimitada pode justificar que a designação dessa área goze de protecção específica, para defender os respectivos produtores contra as usurpações e imitações, e os consumidores contra os enganos.
É o que se verifica quanto às denominações de origem e às indicações geográficas.

Entende-se, nos termos do artigo 305.°, n.° 1, do CPI, por denominação de origem o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar ou identificar um produto:
a) Originário dessa região, desse local determinado ou desse país;
b) Cuja qualidade ou características se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada;

As denominações de origem abrangem também certas denominações tradicionais, geográficas ou não, que designem um produto originário de uma região, ou local determinado, e que satisfaçam as indicadas condições, como é o caso do vinho do Porto, que designa o vinho generoso da Região do Douro.

A denominação de origem serve para certificar que o produto tem uma certa proveniência geográfica, desempenhando ainda uma função de garantia de qualidade.

Por isso, a denominação de origem não é utilizada apenas com a finalidade de indicar a proveniência do produto, mas também, e sobretudo, para designar um produto determinado, que preenche certas qualidades e características(7).

Nas indicações geográficas, tal como nas denominações de origem, existe uma relação especial entre o produto e uma área geográfica delimitada.

Entende-se, de acordo com o artigo 305.°, n.° 3, do CPI, por indicação geográfica o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para desi-gnar ou identificar um produto:
a) Originário dessa região, desse local determinado ou desse país;
b) Cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

A relação entre o produto e a área geográfica delimitada é mais forte e exigente no caso das denominações de origem do que no caso das simples indicações geográficas.

Ao passo que, naquelas, as qualidades ou características do produto são atribuíveis, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, nestas, basta que a reputação do produto (ou uma sua qualidade ou outra característica) possa ser atribuída à região, sem influência directa dos factores naturais e humanos(8), as denominações de origem e as indicações geográficas constituem direitos privativos de fisionomia colectiva, na medida em que constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos, de modo afectivo e sério, na localidade, região ou território, e podem indistintamente ser usadas por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica.

O conteúdo do correspondente direito implica, por um lado, atribuir o seu exclusivo a uma entidade que estabeleça o controlo da observância de certos critérios qualitativos de produção e, por outro, reconhecer o exclusivo da sua utilização a todos os que, na respectiva área geográfica, obedeçam às condições regulamentares.

Implica, de igual modo, prevenir e sancionar as utilizações indevidas e abusivas da designação que a constitui, por forma a proteger, não só aqueles que a ela têm direito, mas também o próprio consumidor.

Em linhas gerais, é este o regime que os artigos 305.° a 315.° do CPI consignam e que os artigos 249.° a 256.° do CPI de 1995 já consignavam.

Enquanto direitos de propriedade industrial, não podem constituir marcas sinais que constituam infracção de denominação de origem ou de indicação geográfica registadas, como determina o artigo 239.°, alínea h) do CPI e determinava a alínea h) do n.° 1 do artigo 189.° do CPI de 1995.


3 — Tem sido discutido se as denominações de origem e as indicações geográficas estão, ou não, sujeitas ao princípio da especialidade.

O princípio da especialidade constitui regra geral do direito dos sinais distintivos do comércio.
Segundo esse princípio, um sinal distintivo só é objecto de apropriação para os produtos, serviços ou actividades que individualiza(9).

Por isso, o direito sobre um sinal distintivo tem por objecto, não esse sinal em abstracto, mas a relação entre o sinal e os produtos, serviços ou actividades que identifica(10).

Desta sorte, a utilização do sinal, por terceiro, fora do âmbito dos produtos, serviços ou actividades a que se destina (ou de realidades afins destas), não representa violação do direito, por não integrar o respectivo conteúdo.

Assim, por exemplo, para que uma marca se considere imitada ou usurpada por outra, devem ambas ser destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, como determina a alínea b), do n.° 1, do artigo 245.° do CPI e determinava o artigo 193.°, n.° 1, alínea b), do CPI de 1995.

Em face da legislação anterior ao actual CPI, parece indis-cutível que as denominações de origem e as indicações geográficas estavam sujeitas ao princípio da especialidade; eram, em regra, directamente protegidas apenas contra a sua utilização em produtos idênticos ou afins àqueles para que se encontravam registadas(11).

Isso não significava, porém, que a utilização de denominações de origem ou de indicações geográficas, em produtos de natureza completamente diferente daqueles para que se encontravam registadas, fosse sempre lícita.

Já o Regulamento (CEE) n.° 2081/92, do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, continha desvios ao princípio da especialidade.

Segundo a alínea a), do n.° 1, do artigo 13.° desse Regulamento, as denominações registadas encontram-se protegidas contra qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam comparáveis a produtos registados sob essa denominação, ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a reputação da mesma.

Se o caso de os produtos serem comparáveis aos produtos para os quais a denominação de origem ou a indicação geográfica está registada, se situa de pleno no âmbito da relação entre o sinal e o produto (que caracteriza o princípio da especialidade), no caso de a utilização da denominação visar explorar a reputação da mesma, tal relação pode não existir.

Aliás, embora a aplicação do Regulamento (CEE) n.° 2081/92 se restrinja a determinados produtos e dela se encontrem expressamente excluídos os produtos do sector vitivinícola e às bebidas espirituosas, nada obsta a que se considere que tal Regulamento contém, a este respeito, o que parece ser o afloramento de uma regra geral.

Isto independentemente de a utilização de denominação que visa explorar a reputação alheia se configurar como um acto de concorrência desleal, na modalidade de acto de apropriação, que é, como tal, ilícito.

Além disso, há que ter em conta que a utilização de denominação de origem de renome em produtos de natureza completamente diferente daqueles para os quais se encontra registada pode implicar perigo de a sua eficácia distintiva ser prejudicada, diluída ou destruída(12).

De facto, a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem é susceptível de banalizar esse nome, de enfraquecer a sua eficácia distintiva.

Para tanto, é, porém, indispensável que tal expressão tenha um elevado valor simbólico-evocativo. É o caso da denominação de origem “Champagne”, que tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas alcoólicas e também, devido ao uso que é feito do correspondente produto, a ideia de festa e celebração, que traduz um “primus inter pares”.

Se a expressão que constitui a denominação de origem é, em si mesma, uma expressão banal, a sua eficácia distintiva é, por natureza, fraca.

Também a utilização da denominação em condições de determinarem o respectivo desprestígio ou ridicularização a prejudica.

Trata-se, no fundo, de situações configuráveis como violações indirectas do correspondente direito, nas quais, sem ser posta em causa a função distintiva da denominação, é o respectivo valor económico que é afectado. Estando em causa essencialmente a lesão do valor económico do direito, é requisito das violações indirectas a idoneidade do acto para provocar prejuízo, ao invés do que se verifica nas violações directas, em que tal requisito é irrelevante.


4 — É à luz das mencionadas regras que devem ser apreciadas algumas decisões jurisprudenciais que reconhecem protecção a denominações de origem.

Não se integra em protecção que extravase o princípio da especialidade a decisão da 11.a Vara Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa, no caso do registo da marca “Miller — High Life — The Champagne of Beers”, que determinou a recusa da expressão “The Champagne of Beers” para cervejas(13).

Nessa decisão, destaca-se que, quer a questionada marca, quer a denominação de origem, englobam bebidas alcoólicas (vinho espumante e cerveja), pelo que se trata de produtos afins (ou pelos menos, comparáveis), que se dirigem ao mesmo sector de mercado, observando assim o princípio da especialidade.

Já a decisão da Cour d’Appel de Paris, que anulou o registo da marca “Champagne” para perfumes, invocou para o efeito, e bem, a existência de concorrência desleal(14).

Tal concorrência desleal consubstanciava-se, para se prevalecer da notoriedade e elevado valor evocativo da palavra “Champagne”:
— na adopção da marca “Champagne”;
— na apresentação do produto, semelhante à rolha característica das garrafas desse vinho;
— na utilização nos argumentos promocionais da imagem e sensações gustativas de alegria e de festa que lhe estão associadas.

A decisão do 3.° Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa(15), que determinou a recusa de registo do nome de estabelecimento “Perfumaria Bordeaux”(16), baseia-se em duplo fundamento:
— por um lado, o artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do Código de 1995, ou seja, a susceptibilidade de se verificar concorrência desleal;
— por outro, as alíneas e) e h) do artigo 231.°, n.° 1, do mesmo CPI.

Deste modo, nenhuma das mencionadas decisões atribui às denominações de origem protecção que extravasa o princípio da especialidade.

E não se critique as mencionadas decisões invocando que, nos casos que apreciam, faltaria um dos pressupostos da concorrência desleal, por entre perfume e vinhos não existir uma relação de concorrência.

Semelhante argumento confunde, salvo o devido respeito, princípio da especialidade e âmbito da repressão da concorrência desleal.

O princípio da especialidade define o conteúdo de um direito — através dele visa-se delimitar a utilização exclusiva inerente ao direito sobre determinado sinal distintivo.

Diferentemente, o âmbito da repressão da concorrência desleal determina o cumprimento de um dever — o de proceder honestamente na disputa de clientela que caracteriza a concorrência.

A relação que define o princípio da especialidade dá-se entre um determinado sinal e a realidade que individualiza; a relação que determina o âmbito da concorrência desleal é uma relação entre actividades. Assim, há concorrência, de um ponto de vista de captação de publicidade, entre um organizador de espectáculos desportivos e uma publicação periódica(17).

No entanto, não há qualquer afinidade entre os serviços de organização de espectáculos desportivos e as publicações periódicas, em termos da especialidade dos direitos que incidam sobre os respectivos sinais distintivos.

Não releva, pois, o princípio da especialidade para a definição do âmbito da concorrência desleal, tal como este âmbito tampouco releva para a configuração de violação de direito privativo sobre um sinal distintivo.

Desta sorte, pode-se concluir que, em face da legislação anterior ao actual CPI, as denominações de origem e as indicações geográficas podiam encontrar protecção a um de três níveis, consoante as circunstâncias do caso:
1) a nível de direitos de propriedade industrial, relativamente a produtos idênticos ou similares;
2) a nível da repressão da concorrência desleal, na medida em que a respectiva utilização explorasse a reputação das mesmas;
3) enquanto violação indirecta, relativamente a actuações que afectassem o respectivo valor económico.

Já o actual CPI veio consignar expressamente uma protecção específica para as denominações de origem e as indicações geográficas com prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, proibindo o respectivo uso para produtos sem identidade ou afinidade, sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las, nos termos do artigo 312.°, n.° 4.

Lisboa, 20 de Setembro de 2005


Notas:

(1) Do Acórdão do Tribunal da Relação, proferido em recurso da sentença proferida em recurso das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, sem prejuízo dos casos em que este é sempre admissível, como preceitua o artigo 46.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial (CPI).

(2) Relativamente à marca, cfr. JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, Lições de Direito Comercial, 1.° vol., 3.ª ed., 1957, pág. 333 a pág. 510; A. FERRER CORREIA, lições de Direito Comercial, Vol. I, 1973, pág. 312 a pág. 360; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Lições de Direito Comercial, Vol. II (Direito Industrial), 1988, pág. 139 a pág. 192; JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol. I, 1998, pág. 313 a pág. 363; LUÍS M. COUTO GONÇALVES, Direito de Marcas, 2.a ed., Almedina 2003.

(3) Neste sentido, JUSTINO CRUZ, Código de Propriedade Industrial, 2.ª ed., pág. 196, e jurisprudência e doutrina aí citadas.

(4) Cfr. M. NOGUEIRA SERENS, Aspectos do Princípio da Verdade da Marca, Coimbra 2002, pág. 12 e segs..

(5) Acórdão do S.T.J. de 20 de Fevereiro de 1970, Bol. Min. Just., n.° 194, pág. 261.

(6) É esta a posição pacífica da jurisprudência e da doutrina italiana; cfr. G. AULETA e V. MANGINI, DEI MARCHIO, pág. 26, nota (10) e jurisprudência aí citadas; cfr., ainda PAUL MATHÉLY, Le Droit Français des Signes Distinctifs, 1984, pág. 84; também em sentido concordante, COUTO GONÇALVES, Direito das Marcas, pág. 76, e jurisprudência e doutrina aí citadas; cfr. ainda Acórdão do TJCE de 4 de Maio de 1999 (Caso Windsurfing Chiemsee) in CJTE, 1999, pág. I — 2279.

(7) Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominações Geográficas, in Direito Industrial, Vol. III (Obra Colectiva ), 2002, pág. 281.

(8) Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominações Geográficas, pág. 284.

(9) Cfr. PAUL MATHÉLY, Le Droit Français des Signes Distinctifs. pág. 826.

(10) Cfr. ALBERTO BERCOVITZ, Apuntes de Derecho Mercantil, 3.ª ed., pág. 454.

(11) Neste sentido, A. RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de Origem e Marca, 1999, pág. 299.

(12) Cfr. A. RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominações Geográficas, pág. 299.

(13) Bol. Prop. Ind., n.° 4/2000, pág. 1761 e 1762.

(14) Revue Internationale de Propriété Industrielle et Artistique, n.° 175-176, pág. 22 e segs..

(15) Bol. Prop. Ind., n.° 3/2000, pág. 1206 e 1207.

(16) Como é sabido, a cidade que, em francês, se denomina “Bordeaux”, denomina--se, em português, “Bordéus”.

(17) É o exemplo dado por OLIVEIRA ASCENSÃO (Concorrência Desleal, 2002, pág. 118).